viernes, 30 de septiembre de 2016

Alcance territorial de las medidas de prohibición por infracción de marcas de la Unión

               El carácter unitario de las marcas de la Unión y el que produzcan los mismos efectos en todo su territorio no impiden que en determinadas circunstancias las medidas de prohibición que puedan adoptarse en caso de infracción de tales marcas excluyan parte del territorio de la Unión, de modo que no prohíban el uso por parte del infractor demandado en las zonas que quedan al margen de la medida. Así lo ha venido a confirmar la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2016, C-223/15, combit Software, ECLI:EU:C:2016:719, que confirma lo ya ha apuntado por el Tribunal en su sentencia de 12 de abril de 2011, C-235/09, DHL Express, con alguna aportación adicional.

               Es cierto que en su sentencia DHL Express ya había puesto de relieve el Tribunal que en principio el alcance territorial de una prohibición de seguir cometiendo actos de violación de una marca de la Unión viene determinado por el alcance de la competencia del tribunal de marcas de la Unión que la adopta y por el ámbito territorial del derecho de exclusiva menoscabado, de modo que cuando un tribunal de marcas conoce de un asunto en virtud de normas que le atribuyen competencia con respecto al territorio de todos los Estados miembros -como resulta en el caso de las acciones de infracción, en particular, de los 97 y 98 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 cuyo contenido no se ha visto modificado en el Reglamento (UE) 2015/2424- sus medidas de prohibición irán referidas típicamente al conjunto de la Unión, en línea con el carácter unitario y la extensión territorial del derecho de exclusiva infringido. Ahora bien, en los apartados 46 a 49 de esa misma sentencia el Tribunal ya señaló  cómo en ocasiones el alcance espacial de las medidas incluso en ese tipo de situaciones puede ser restringido de modo que las mismas vayan referidas sólo a una parte del territorio al que se extiende la competencia del tribunal y el derecho de marca: “si el tribunal de marcas comunitarias al que se ha sometido el asunto… constata que los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria se limitan a un único Estado miembro o a una parte del territorio de la Unión, en particular porque el autor de la solicitud de prohibición ha restringido el alcance territorial de su acción al ejercer su facultad discrecional de determinar el alcance de la acción que interpone o porque el demandado acredita que el uso del signo de que se trate no menoscaba o no puede menoscabar las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos, ese tribunal debe limitar el alcance territorial de la prohibición que imponga” (ap. 48 de la sentencia DHL Express).

          Básicamente, la nueva sentencia combit Software viene a confirmar ese planteamiento, al establecer que incluso en ese tipo de situaciones no existe riesgo de confusión en una parte de la Unión, no se puede prohibir el comercio lícito unido al uso del signo en cuestión en esa parte de la Unión, pues en caso contrario la prohibición “iría más allá del derecho exclusivo conferido por la marca de la Unión Europea, que únicamente permite al titular de esa marca proteger sus intereses específicos como tales, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones propias de ella” (ap. 32 de la sentencia combit Software con ulteriores referencias). En este caso, la función relevante de la marca es la de indicación de origen, que no puede resultar perjudicada en aquella parte del territorio de la Unión en la que no exista riesgo de confusión, lo que determina que la prohibición parcial se considere compatible con el carácter unitario de la marca (si bien no cabe excluir que en el contexto del mercado interior esa fragmentación territorial pueda ir unida a ciertas dificultades prácticas). En el litigio principal en este asunto se planteaba que por motivos lingüísticos ese riesgo  de confusión no existe entre los términos “combit” y “commit” en los países de habla inglesa, pero sí existe en otros como Alemania.

               Desde el punto de vista práctico interesa destacar que el Tribunal señala que la limitación en el alcance territorial de la prohibición se adoptará “con fundamento en los datos que en principio le debe presentar el demandado” (ap. 32 de la sentencia combit Software), lo que parece favorecer el planteamiento manifestado por el Abogado General en sus conclusiones en el sentido de que, en contraste con la jurisprudencia previa en algunos Estados miembros, como Alemania y el Reino Unido, corresponde al demandado (supuesto infractor) alegar y acreditar que en una parte del territorio de la Unión el uso del signo controvertido no menoscaba las funciones de la marca, “de modo que salvo en caso de que el demandado invoque esa cuestión aportando argumentos específicos, el tribunal que conoce del asunto no debería examinar de oficio si su análisis sobre la existencia de riesgo de confusión es válido para todo el territorio de la Unión” (aps. 36 y 42 de las conclusiones del Abogado General en el asunto combit Software) .  


               Más explícito es el Tribunal de Justicia en relación con la necesidad de que cuando se limita el alcance de la prohibición en relación con la infracción de una marca de la Unión, cabe exigir que el tribunal de marcas delimite con precisión el territorio de la Unión que queda al margen de la prohibición, señalando que cuando “se proponga excluir de la prohibición de uso ciertas zonas lingüísticas de la Unión, como las calificadas con el término «angloparlante», le incumbe precisar de forma completa qué zonas designa con ese término” (ap. 34 de la sentencia combit Software).