sábado, 21 de abril de 2012

Competencia judicial e infracción de derechos de propiedad industrial en Internet: la sentencia Wintersteiger y el uso de las adwords de Google


Dos sentencias pronunciadas anteayer -19 de abril- por el Tribunal de Justicia merecen sendas entradas en este blog: las relativas a los asuntos C-523/10, Wintersteiger y C-461/10, Bonnier Audio. De momento, dedicaré esta entrada a la primera, reservando la segunda –relativa a un asunto al que ya me referí con motivo de las conclusiones del Abogado General- para una entrada posterior. El interés de la sentencia en el asunto Wintersteiger se encuentra en que aborda el significado del fuero “del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso” en el entorno virtual, aportando ciertas precisiones en lo relativo a la concreción a esos efectos del “lugar donde se ha producido el daño” así como, muy especialmente, del “lugar del hecho causal” como elementos atributivos de competencia a los tribunales de los Estados miembros del Reglamento 44/2001 (Reglamento Bruselas I) en los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial mediante actividades desarrolladas a través de Internet.


            Como punto de partida para valorar el tipo de situaciones en las que esta nueva aportación sobre el significado del artículo 5.3 Reglamento Bruselas I es relevante, creo que resulta apropiado una breve referencia al litigio principal que dio lugar al asunto C-523/10, Wintersteiger. Este asunto tiene su origen en una cuestión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof austriaco para determinar la competencia judicial internacional de los tribunales austriacos respecto de un litigio surgido como consecuencia de una demanda por infracción de marca interpuesta por una empresa establecida en Austria y titular de una marca  en Austria contra una empresa establecida en Alemania, como consecuencia de la utilización por ésta de la denominación objeto de la marca -“Wintersteiger”- como palabra clave -adword- en el sistema publicitario de Google para insertar publicidad vinculada al término de búsqueda “Wintersteiger” en el buscador Google bajo el dominio nacional de primer nivel aleman (“.de”) sin que el demandado hubiera realizado publicidad en el sitio de Internet «google.at» correspondiente con el dominio nacional de primer nivel austriaco de Google.
            Con carácter previo el Tribunal de Justicia reitera ciertos criterios ya establecidos en su jurisprudencia anterior acerca del significado de la expresión “lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso” del artículo 5.3 Reglamento Bruselas I como criterio atributivo de competencia en materia de responsabilidad extracontractual en relación con actividades desarrolladas a través de Internet: que ese fuero especial constituye una excepción al principio de competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado que se funda en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y los tribunales de ese lugar; así como que el término lugar del hecho dañoso incluye a estos efectos tanto el lugar donde se ha producido el daño como el lugar del hecho causal que originó ese daño, recordando que, conforme a la sentencia eDate Advertising la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares (apartados 18-20 de la sentencia Wintersteiger).
            El núcleo de la sentencia se centra en valorar dónde se concretan esos dos lugares en situaciones como las que han dado lugar al litigio principal. Con respecto a la ubicación del lugar de resultado o “lugar donde se ha producido el daño” en principio el alcance de la aportación de la nueva sentencia es limitado en la medida en que básicamente se limita a concluir –ap. 29- que el Estado miembro en el que se encuentra registrada la marca a cuya infracción va referida la demanda (en el presente caso la marca austriaca) constituye “lugar donde se ha producido el daño” a efectos de que sus tribunales tengan competencia judicial internacional. Ciertamente, cabe entender que ya antes de esta sentencia esa afirmación no resultaba controvertida, siendo competentes esos tribunales para determinar si existe o no infracción del derecho de exclusiva  relativo al foro (nótese que la cuestión prejudicial va referida a la supuesta infracción en Austria de una marca nacional austriaca y no de una marca comunitaria o de la UE). Obviamente, el tribunal competente debe determinar si existe o no infracción y cuáles son sus consecuencias –incluida “la cuestión de si el uso, con fines publicitarios, de un signo idéntico a una marca nacional en un sitio de Internet que opera exclusivamente bajo un dominio nacional de primer nivel distinto al del Estado miembro de registro de dicha marca, vulnera efectivamente el derecho de marca” (ap. 26)- conforme a la ley que resulte aplicable (en este caso la ley austriaca como lugar del país para el que se reclama la protección –art. 8.1 Reglamento Roma II-). En consecuencia, el Tribunal de Justicia, no aborda el nivel de vinculación que debe existir entre la página web en cuestión y el Estado de registro de la marca, por entender que esa es una cuestión determinante de la existencia o no de infracción a decidir de conformidad con la ley aplicable, que no impide apreciar que los tribunales de ese Estado tienen competencia judicial internacional para conocer acerca de la supuesta infracción.
Ahora bien, cabe reseñar que con respecto a la concreción del lugar de resultado o “lugar donde se ha producido el daño” el Tribunal de Justicia en esta sentencia también se refiere de manera expresa a que el criterio establecido en su sentencia eDate Advertising con respecto a la lesión de los derechos de la personalidad, que permite ubicar tal lugar allí donde la persona lesionada tiene su centro de intereses “no puede extrapolarse a la determinación de la competencia judicial en materia de vulneración de derechos de propiedad industrial” habida cuenta del carácter estrictamente territorial de estos derechos. Creo que es un criterio razonable como sostuve ya en algún otro lugar al hilo de la sentencia eDate Advertising, que en la práctica limita el alcance de la competencia judicial internacional fundada en el artículo 5.3 como lugar de manifestación del daño en los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de que no cabe descartar que deba ser matizado en el caso de eventuales demandas relativas a la tutela de los derechos morales de autor.
Una aportación de mayor importancia representa la sentencia Wintersteiger con respecto a la interpretación del lugar del hecho causal o lugar de origen del daño como elemento determinante de la atribución de competencia en el marco del artículo 5.3 Reglamento Bruselas I en relación con las actividades infractoras de derechos desarrolladas a través de Internet. Aunque referidas en este caso a la infracción de derechos de marca, cabe considerar que el criterio adoptado en este ámbito por el Tribunal de Justicia resulta en la práctica relevante para los litigios relativos a las diversas modalidades de derechos de propiedad intelectual así como a las acciones en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual derivadas de otros sectores del ordenamiento, como los derechos de la personalidad o la competencia desleal. Tras afirmar que el carácter territorial de los derechos de marca no excluye que el lugar de origen de la infracción a los efectos del artículo 5.3 RBI se localice en un lugar diferente al país de protección del derecho supuestamente infringido confirma que el lugar del hecho causal es un elemento determinante de la atribución de competencia conforme a ese artículo (lo que vincula el Tribunal de Justicia con su especial utilidad en la medida que los tribunales de ese lugar pueden obtener las pruebas relativas a ese hecho con mayor facilidad –ap. 33-).
Pero más allá de esta confirmación de la jurisprudencia previa sobre la interpretación de esta regla de competencia en los supuestos de disociación entre lugar de origen y lugar de manifestación del daño, el interés de la sentencia Wintersteiger se encuentra en su aportación acerca de cómo debe localizarse ese lugar en relación con actividades desarrolladas a través de Internet del tipo de la difusión de publicidad por un anunciante a través de un servicio como adwords de Google. Los apartados de la Sentencia donde se lleva a cabo esta labor de concreción dicen lo siguiente:

34      En caso de que se alegue la vulneración de una marca nacional registrada en un Estado miembro como consecuencia de la exhibición, en el sitio de Internet de un motor de búsqueda, de un anuncio publicitario gracias a la utilización de una palabra clave idéntica a dicha marca, procede considerar como hecho causal no la exhibición de la publicidad en sí misma, sino el desencadenamiento, por el anunciante, del proceso técnico de exhibición, con arreglo a parámetros predeterminados, del anuncio que éste creó para su propia comunicación comercial.
35      En efecto, como ha señalado el Tribunal de Justicia en el marco de la interpretación de la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, es el anunciante que selecciona la palabra clave idéntica a la marca quien la usa en el tráfico económico y no el prestador del servicio de referenciación (sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 52 y 58). El hecho generador de la eventual vulneración del derecho de marca reside, pues, en la conducta del anunciante que recurre al servicio de referenciación para su propia comunicación comercial.
36      Es cierto que el desencadenamiento del proceso técnico de exhibición por el anunciante se efectúa, al fin y al cabo, en un servidor perteneciente al explotador del motor de búsqueda utilizado por el anunciante. No obstante, habida cuenta del objetivo de previsibilidad al que deben orientarse las reglas de competencia, el lugar de establecimiento de dicho servidor, dada su incierta ubicación, no podría considerarse el lugar del hecho causal a efectos de la aplicación del artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001.
37      En cambio, por tratarse de un lugar cierto e identificable, tanto para el demandante como para el demandado, facilitando en consecuencia la administración de la prueba y la sustanciación del procedimiento, procede declarar que el lugar de establecimiento del anunciante es el lugar donde se decide el desencadenamiento del proceso de exhibición del anuncio.
38      De lo anterior se desprende que un litigio relativo a la supuesta vulneración de una marca registrada en un Estado miembro como consecuencia del uso, por un anunciante, de una palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo un nombre de dominio nacional de primer nivel de otro Estado miembro puede asimismo someterse a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de establecimiento del anunciante.

En síntesis, el Tribunal considera que el lugar de origen del daño es el lugar donde cabe localizar el desencadenamiento por el supuesto responsable del proceso técnico que lleva a la difusión de la información supuestamente infractora a través de Internet y que para concretar ese lugar las exigencia de previsibilidad pueden llevar a prescindir de cuál sea la ubicación de los elementos técnicos relevantes a tal fin en la medida en que su situación puede ser incierta (como la ubicación de los servidores relevantes para la difusión de la información –en el litigio principal los del buscador Google-). Según el criterio el Tribunal de Justicia la exigencia de previsibilidad favorece la localización del lugar de origen en el lugar cierto e identificable donde el supuesto responsable decide el desencadenamiento de la actividad de difusión de información constitutiva de la supuesta infracción (en el litigio principal, el proceso de exhibición del anuncio), lo que le lleva a fijar ese lugar allí donde el anunciante tenga su establecimiento.
El criterio adoptado por el Tribunal representa un notable avance interpretativo de gran potencial pero no cabe desconocer que también plantea interrogantes. Debe tenerse en cuenta que el lugar de origen sirve para atribuir competencia con base en el artículo 5.3 con respecto al conjunto de los daños causados por la actividad en cuestión en todo el mundo, lo cual resulta de especial interés en relación con las actividades desarrolladas a través de Internet. Ahora bien, el criterio del Tribunal de Justicia facilita la correlación entre lugar de origen del daño y domicilio del demandado, de modo que en las situaciones típicas no proporcionará al demandante ninguna opción adicional a la posibilidad que ya tiene con carácter general en virtud del artículo 2 del Reglamento de presentar su demanda ante los tribunales del domicilio del demandado. No obstante, cabe destacar que a partir de esta interpretación resultará de importancia  determinar si cuando no es el titular del derecho supuestamente infringido quien toma la iniciativa de demandar, ese criterio de competencia resulta operativo en relación con el ejercicio de acciones para constatar la inexistencia de una infracción por parte del demandante, ya que conduciría a atribuir competencia a los tribunales del domicilio demandante con alcance mundial (no limitado, por ejemplo, a la infracción en el territorio del país ante cuyos tribunales se plantea la demanda), lo que podría menoscabar seriamente la posición del titular de los derechos supuestamente infringidos. Por ello, debe destacarse que se trata de una cuestión sobre la que cabe esperar que resulte de gran importancia la futura sentencia en el asunto asunto C-133/11, Folien Fischer, en el que las conclusiones del Abogado General han sido presentadas precisamente el 19 de abril y se muestran favorables a considerar que el artículo 5.3 no comprende las acciones declarativas negativas. Al margen de esta cuestión, cabe reflexionar sobre el hecho de que la idea de que el establecimiento del supuesto responsable constituye “un lugar cierto e identificable, tanto para el demandante como para el demandado” (ap. 37) puede no ser cierta en otras situaciones, lo que puede justificar un análisis diferenciado. Ahora bien, esto último no implica desconocer el potencial del lugar de establecimiento de la parte relevante para localizar actividades desarrolladas a través de Internet. De hecho, no cabe descartar que ese elemento condicione también en el futuro la interpretación de otras reglas de competencia del Reglamento con respecto a actividades desarrolladas a través de Internet, como incluso la localización del lugar de prestación de los servicios en el marco del artículo 5.3 RBI.